Son frecuentes las consultas que recibe este despacho sobre la forma de gestionar y documentar los acuerdos que permiten poner a disposición de un tercero derechos sobre activos inmateriales titularidad de una entidad, tales como los derechos de Propiedad Industrial: patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños industriales, o los derechos de Propiedad Industrial, como por ejemplo, derechos sobre la explotación de obras plásticas, audiovisuales, multimedia, contenidos editoriales, software o sobre cualquier otro activo cuya explotación implique el otorgamiento de derechos de explotación sobre la propiedad intelectual o industrial vinculados a los mismos.
La cesión de derechos de explotación sobre dichos activos inmateriales está recogida en las respectivas Leyes específicas aplicables a dichos activos; en particular, en la Ley de Propiedad Intelectual y en las Leyes específicas que regulan cada forma específica de Propiedad Industrial: Ley de Patentes, Ley de Marcas, Protección Jurídica del Diseño Industrial, etc.
Sin embargo, no es tan conocida la posibilidad y regulación específica de una clase de activos inmateriales que han sido objeto de regulación hace relativamente poco tiempo, los denominados Secretos Empresariales.
En este sentido, este tipo de activos inmateriales ha sido objeto de regulación por medio de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.
Dicha Ley tiene por objeto principal proteger a las entidades, en especial a aquellas que tienen un componente innovador, de la exposición que sufren frente a prácticas desleales que tienen por objeto la apropiación indebida de secretos empresariales, tales como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad acordado con terceras partes para la protección de dicha información sensible definida y calificada por la mencionada Ley como “Secretos Empresariales”, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos de forma pormenorizada en la mencionada Ley.
En relación con el objetivo anteriormente indicado, la Propia Ley de Secretos Empresariales indica que la obtención, utilización o revelación ilícitas de un Secreto Empresarial compromete la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor por su labor de innovación y debido a ello, trata de reforzar las medidas legales que permitan proteger dichos Secretos Empresariales, constituyendo instrumentos jurídicos eficaces que permitan proteger los Secretos Empresariales, evitando el menoscabo de los incentivos para emprender actividades asociadas a la innovación y permitir que dichos Secretos Empresariales liberen su potencial como estímulos del crecimiento económico y del empleo. De este modo, para asegurar que los Secretos Empresariales constituyan un activo realmente valioso para las entidades titulares de los mismos y para la economía en general, la Ley de Secretos Empresariales regula tanto las condiciones para que una información sea calificada como Secreto Empresarial, como los procedimientos y regulación para la transmisión de los mismos entre los distintos agentes de la actividad económica y su incorporación al mercado y acceso a su comercialización.
Así, en cuanto a la definición que otorga la Ley de Secretos Empresariales al término “Secreto Empresarial”, que constituye el objeto de protección de la misma, sería la siguiente:
“Aquella información que sea secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas; tenga un valor comercial por su carácter secreto, y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.”
Teniendo en cuenta lo anterior, quedaría fuera del objeto de protección de la Ley de Secretos Empresariales la información de escasa importancia, así como las experiencias adquiridas por los trabajadores durante el normal ejercicio de su profesión y la información de conocimiento general o fácilmente accesible.
Así, en definitiva, la Ley de Secretos Empresariales establece y define las situaciones en las que está justificada la protección jurídica de los Secretos Empresariales; los comportamientos y prácticas que son constitutivos de obtención, utilización o revelación ilícita de Secretos Empresariales y las posibles acciones civiles contra dichas acciones ilícitas realizadas en perjuicio de los Secretos Empresariales.
En cuanto a la vertiente patrimonial de los Secretos Empresariales, en su Capítulo III, la Ley de Secretos Empresariales establece los criterios para la transmisibilidad de los mismos, en particular si la misma se lleva a cabo mediante una licencia contractual.
“Artículo 6. Licencias de secretos empresariales.
1. El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pate. Salvo pacto en contrario el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización el secreto empresarial.
2. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Se presumirá que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá utilizar el secreto empresarial si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.
3. El titular de una licencia contractual no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.
4. El licenciatario o sublicenciatario estará obligado adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial.”
Así, puede observarse que la Ley de Secretos Empresariales, en cuanto a las condiciones relativas a las licencias de dichos secretos, establece criterios que van en la misma línea que los recogidos en otras leyes específicas relativas a activos inmateriales como los que mencionábamos al inicio de este artículo, como por ejemplo, las licencias de derechos de Propiedad Intelectual recogidos en la Ley de Propiedad Intelectual.
En este sentido, la Ley deja a la voluntad de las partes la determinación del alcance real que se le quiera dar a la licencia, pudiendo acotarse en cualquiera de sus ámbitos la aplicación de dicha licencia. Es decir, las partes son libres de acordar la licencia de explotación de Secretos Empresariales para un territorio específico, así como por un tiempo determinado o un propósito específico.
Por otra parte, la Ley hace distinción entre licencias exclusivas y no exclusivas, otorgando a las primeras derechos más amplios, principalmente, en cuanto a la legitimación para el ejercicio de acciones de defensa previstas en la Ley por su propia cuenta. Sin perjuicio de lo anterior, también establece la Ley la obligación de notificar el ejercicio de dichas acciones al titular de los Secretos Empresariales, el cual podrá personarse intervenir en el procedimiento ya sea como parte o como coadyuvante.
Adicionalmente, la Ley establece que los licenciatarios de este tipo de licencias sobre Secretos Empresariales tienen prohibida la concesión de nuevas licencias o sublicencias, salvo que se hubiese acordado lo contrario con el titular.
Debido a la importancia que tiene para la integridad de los Secretos Empresariales el mantenimiento de medidas de seguridad que impidan la devaluación de su valor al producirse la divulgación inconsentida de los mismos; e incluso que los mismos pudieran dejar de ostentar su cualidad inherente y esencial de “Secreto”, la Ley exige al licenciatario que adopte las medidas necesarias para evitar que se produzcan violaciones de los Secretos Empresariales objeto de licencia.
Por último, la Ley establece una garantía en relación con todo aquel que transmita, a título oneroso, u otorgue una licencia sobre un Secreto Empresarial, haciendo responder a dicho transmitente, frente al adquirente, y salvo pacto en contrario, de los daños que le pudiera causar al último, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarios para la realización del negocio de que se trate. Sin perjuicio de lo anterior, la Ley pone un límite a esa garantía, ya que establece expresamente que sólo tendrá lugar dicha respuesta por parte del transmitente, si este hubiese actuado de “mala fe”.
“Artículo 7. Transmisión o licencia sin titularidad o facultades.
“Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Responderá siempre cuando hubiera actuado de mala fe.
En conclusión, la Ley de Secretos Empresariales regula las condiciones esenciales por las que se rigen este tipo de transmisiones de derechos o licencias de explotación sobre Secretos Empresariales, otorgando una protección legal a los mismos y determinando las condiciones que deben cumplirse para que la información que pretenda transmitirse quede sujeta a la mencionada Ley de Secretos Empresariales y a las medidas de protección establecidas en la misma.
Teniendo en cuenta todo lo expresado en el presente artículo en relación con la protección y transmisión de Secretos Empresariales, queremos poner en su consideración que Belzuz Abogados, S.L.P., como asesores legales especialistas en la materia, podemos asesorar a su empresa en todo tipo de situaciones que implique eventualmente la transmisión u otorgamiento de una licencia sobre información que pueda ser calificada como Secreto Empresarial.
Departamento Derecho mercantil y societario | Madrid (España)
Belzuz Abogados SLP
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